Renouvellement de marques déposées

Dans de nombreuses juridictions, le premier renouvellement de la marque doit avoir lieu au plus tard 10 ans après la date de dépôt de la marque ou le 10e anniversaire de sa date d’enregistrement. Ce calendrier basé sur la date de dépôt est le plus courant, observé en Chine, en Inde, au Japon, au Brésil et dans la plupart des États membres de l’UE. Les États-Unis sont la plus grande juridiction à utiliser l’anniversaire du dépôt de la marque comme date limite de renouvellement. Dans les deux cas, les actions de maintenance ultérieures sont dues à des intervalles de 10 ans par la suite, les marques, contrairement aux autres actifs de PI, étant indéfiniment renouvelables.

La plupart des juridictions prévoient également un délai de grâce après la date limite, pendant lequel vous pouvez toujours renouveler une marque de commerce ou une marque de service sans que l’enregistrement ne soit caduc. Cela nécessite des frais supplémentaires en plus du paiement de renouvellement standard, mais il n’y a pas d’autres pénalités. Les délais de grâce sont souvent de six mois et vont parfois jusqu’à douze mois, mais assurez-vous de vérifier auprès du bureau des marques concerné bien à l’avance.

Le renouvellement d’une marque peut être assez simple par rapport à d’autres procédures liées à la PI. Si la propriété d’une marque n’a pas été transférée et que la marque s’applique aux mêmes produits et services qu’au moment de son enregistrement initial, un nombre important de juridictions exigent qu’un dépôt de renouvellement n’inclue qu’un formulaire dûment rempli et le paiement des frais. Cependant, si les détails de la classification de Nice ont changé ou s’il y a un nouveau propriétaire, cela doit être reflété dans le dossier de renouvellement et peut entraîner des formalités supplémentaires.

Le processus de renouvellement est un peu plus complexe dans les juridictions qui exigent des déclarations d’utilisation ; il s’agit notamment des États-Unis, de Porto Rico, du Mexique, du Cambodge et des Philippines.

• À un certain moment après la date de dépôt ou d’enregistrement, vous devez déclarer et prouver votre usage de la marque à des fins commerciales ou donner une raison acceptable de non-usage.
• Les pays qui exigent des déclarations d’utilisation peuvent également demander qu’elles soient soumises à côté de chaque dossier de renouvellement.

La plupart des pays qui n’exigent pas de preuve ou de déclaration d’utilisation autorisent toujours leurs résidents à déposer des demandes d’annulation de marque après trois à cinq ans pour non-usage. Si cela se produit, vous ou un représentant autorisé aurez la possibilité de répondre. Compte tenu de la complexité de ces procédures, laisser votre avocat spécialisé en marques prendre les rênes sera probablement la meilleure procédure à suivre.

Il existe des circonstances dans lesquelles les marques qui ont expiré et ont été déclarées abandonnées peuvent être rétablies, mais vous ne devez pas compter sur cette possibilité comme un filet de sécurité. De manière générale, la reprise d’une marque abandonnée sera au moins considérée par de nombreux offices émetteurs si :

• Une erreur directement attribuable à l’office des marques a causé la caducité de la marque, par exemple, des dépôts de renouvellement mal placés, un avis d’abandon prématuré, etc.
• Des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire de la marque (c.-à-d. pas de négligence) ont entraîné la caducité de cette dernière.

Si vous pouvez fournir la preuve de l’erreur d’un office, il y a de fortes chances que vos droits de marque soient restaurés.

Les manquements involontaires de la part du propriétaire sont une affaire beaucoup moins claire. Vous devez demander sa réintégration et fournir une explication approfondie (et toutes les preuves que vous pouvez recueillir) sur la façon dont l’abandon de la marque était hors de votre contrôle. Ces arguments sont soumis à l’interprétation du régulateur des marques, et éventuellement à l’opinion d’une seule personne dans certaines juridictions. Par exemple, le directeur de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (U.S. Patent and Trademark Office – USPTO) examine personnellement toutes les demandes de rétablissement de marques déposées devenues caduques.

Le rétablissement d’une marque caduque ne doit jamais être considéré comme garanti, même en cas d’erreur de l’office, bien que les erreurs légitimes soient généralement rapidement corrigées. Quelle que soit la situation, vous devez déposer votre recours dans les deux mois suivant la réception d’une action de l’office signalant l’abandon de la marque.

Si votre marque n’est pas rétablie par l’office de dépôt, les seules options restantes sont d’effectuer un nouveau dépôt de marque ou de demander réparation auprès du système judiciaire approprié. Compte tenu de l’incertitude de la réintégration, un nouveau dépôt « au cas où » peut être recommandé avant que quelqu’un d’autre n’exploite la protection caduque et ne reprenne le nom avec un autre dépôt de marque.

Dennemeyer offre une approche véritablement holistique du processus de renouvellement des marques déposées. Même si cela peut parfois être une question plus simple que le maintien des brevets ou des droits de conception, toute erreur lors d’une demande de renouvellement de marque (en particulier dans une juridiction exigeant des affidavits de déclaration d’utilisation) peut mettre en péril l’avenir d’actifs de propriété intellectuelle incroyablement précieux.

Comme indiqué ci-dessus, les experts de Dennemeyer gèrent les nécessités liées au renouvellement afin que toutes les étapes impliquées soient traitées efficacement, en temps opportun et à un coût forfaitaire. En plus des renouvellements, nos services juridiques en matière de marques garantissent toujours la protection optimale de vos droits de propriété intellectuelle. Il s’agit notamment de la surveillance des marques, des oppositions aux dépôts de marque conflictuels, des efforts de lutte contre la contrefaçon, des litiges en matière de violation, des enregistrements, de la défense contre les oppositions illégitimes ou les plaintes en matière de violation, et bien plus encore.